Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Ausgabe haben wir erneut einige interessante Entscheidungen der letzten Monate zusammengestellt. Besonders interessant dürften die EuGH-Entscheidungen zur internationalen örtlichen Zuständigkeit bei AdWords-Anzeigen und Meta-Tags, der BPatG-Beschluss zur Sittenwidrigkeit der Anmeldung „Narayana“ und die BGH-Urteile zu Markenverletzungen durch detailgetreue Modellnachbildungen bzw. zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung durch PDF sein. Daneben berichten wir wie immer zur aktuellen Spruchpraxis in Sachen Verwechslungsgefahr und Unterscheidungskraft.

In unserer Rubrik Country Focus nehmen wir auch in dieser Ausgabe wieder markenrechtliche Entwicklungen aus einem weiteren Land in den Blick. Wir freuen uns, in dieser Ausgabe den Country Focus – Spanien zu präsentieren und bedanken uns bei unserer Kollegin Dr. Constanze Schulte und unserem Kollegen Pablo de Luque für ihre interessanten Beiträge zu den neuen Löschungsverfahren vor dem Spanischen Amt, zum relevanten Gebiet für den Nachweis der rechtserhaltenden Benutzung im Widerspruchsverfahren und zu der Auswirkung sprachfremder beschreibender Begriffe auf deren Benutzung und Schutzfähigkeit in Spanien.

Wir freuen uns über Ihr Feedback und Anregungen per E-Mail an [email protected]. 

Eine hilfreiche Lektüre wünschen Ihnen

Thorsten Klinger und Dr. Andreas Renck

Index

Hauptteil – Markenrecht in der Europäischen Union und Deutschland

Verfasst von Thorsten Klinger, Christine Stoeber, Robert Taeger und Sophia Siegling

• Vorabentscheidung zur internationalen örtlichen Zuständigkeit bei AdWords-Anzeigen und Meta-Tags (EuGH)
• Sittenverstoß der Markenanmeldung „Narayana“ (BPatG)
• Keine Markenverletzung durch Logoverwendung auf detailgetreuen Modellnachbildungen (BGH)
• Verwechslungsgefahr zwischen „SPREEBRUNNEN“ und „SPREE-QUELL“ (BPatG)
• Eintragungsfähigkeit von "Ultimate Speed" (EUIPO)
• Beschreibender Charakter von „Near-to-Prime“ (EuG)
• Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung per PDF (BGH)
• Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz bei identischen Wappen (BPatG)
• Unterscheidungskraft des Zeichens „mein Getränkemobil“ (BPatG)
• Verwechslungsgefahr bei einer Kombination von geometrischen Grundformen (EUIPO)
• Fehlende Unterscheidungskraft von "FUCKING AWESOME" (EuG)
• Unterscheidungskraft des Zeichens "DALÍ MUSEUM BERLIN" (BPatG)

Country Focus – Spanien:

Verfasst von Dr. Constanze Schulte und Pablo de Luque

• New trademark cancellation proceedings at the Spanish PTO – a success story
• Relevant territory for proof of use in oppositions based on EUTMs at the Spanish PTO
• Terms descriptive in foreign languages (including English) may – or may not – be considered distinctive in Spain

Vorabentscheidung zur internationalen örtlichen Zuständigkeit bei AdWords-Anzeigen und Meta-Tags (EuGH)

Dem Vorabentscheidungsverfahren liegt ein Rechtsstreit zwischen zwei zu demselben Konzern gehörenden deutschen Gesellschaften und der finnischen Inhaberin der Unionswortmarke „Watermaster“ zugrunde. Die Markeninhaberin ging wegen zwei unterschiedlichen vermeintlichen Verletzungshandlungen vor dem finnischen Unionsmarkengericht gegen die Konzerngesellschaften vor. Vor dem finnischen Gericht war daraufhin fraglich, ob es überhaupt örtlich zuständig sei, weshalb es den EuGH um eine Vorabentscheidung zur Auslegung des Art. 125 Abs. 5 UMV bat, in dem alternativ zum Beklagtengerichtsstand eine örtliche Zuständigkeit der nationalen Unionsmarkengerichte desjenigen Mitgliedstaates begründet wird, in dem die Verletzungshandlung begangen wurde oder droht.

Konkret legte das finnische Unionsmarkengericht dem EuGH Vorlagefragen dazu vor, ob bzw. in wieweit von zwei deutschen Konzerngesellschaften genutzte, kostenpflichtige bzw. organische Suchmaschinenverweise unter der Domain www.google.fi eine (drohende) Verletzungshandlung in Finnland begründen, wenn dort bei Eingabe eines durch eine Unionsmarke geschützten Suchbegriffes (hier: „Watermaster“) Suchmaschinenergebnisse zu Gunsten der ggü. der Markeninhaberin nicht zur Markenbenutzung berechtigten Dritten (hier: Konzerngesellschaften) erscheinen.

Gegenstand des Vorabentscheidungsverfahrens waren zwei unterschiedliche potentielle Verletzungshandlungen. Konzerngesellschaft A hatte einen kostenpflichtigen Suchmaschinenverweis (Google-AdWords-Werbeanzeige) für das Stichwort „Watermaster“ eingerichtet. Verbrauchern und Händlern, die unter der nationalen Domain www.google.fi das Suchwort „Watermaster“ eingaben, wurde als erstes Suchergebnis die Produktwerbung der Konzerngesellschaft A angezeigt. Im Gegensatz dazu nutzte Konzerngesellschaft B einen organischen Suchmaschinenverweis, indem sie Bilder ihrer Produkte auf der Foto-Sharing-Webseite www.flickr.com u.a. mit dem Schlüsselwort „Watermaster“ (Meta-Tag) versah. Ein solches Schlüsselwort erleichtert es Suchmaschinen, bei entsprechenden Sucheingaben – hier über www.google.fi – verlinkte Ergebnisse zu identifizieren.

Der EuGH stellte zunächst klar, dass es für die Feststellung einer Verletzungshandlung in einem vom Sitz des Verletzers abweichenden Drittstaat darauf ankomme, ob der Gewerbetreibende seine geschäftlichen Tätigkeiten auf den Wohnsitzmitgliedstaat des Verbrauchers ausrichtet. Relevant sei hier die Bereitstellung von Werbung und Verkaufsangeboten auf einer Webseite mit einer solchen Top-Level-Domain, die von derjenigen des Mitgliedstaates, in dem der Verletzer niedergelassen ist, abweicht.

Dabei reiche allerdings die bloße Zugänglichkeit nicht aus. Vielmehr bedürfe es eines aktiven Verhaltens, das insbesondere dann gegeben sei, wenn der Verletzer den Betreiber einer unter für ihn fremden Top-Level-Domain geführten Suchmaschine für die Anzeige seiner Ergebnisse und Angebote bezahlt (wie hier durch Konzerngesellschaft A geschehen).

Im Hinblick auf die Einrichtung von Meta-Tags (Konzerngesellschaft B) fehle ein solcher hinreichender Bezug zu einem anderen Mitgliedstaat, da bei einem Meta-Tag unter einer generischen Top-Level-Domain (z.B. „.com“) einerseits nicht das Publikum eines spezifischen Mitgliedstaats (d.h. Finnland) angesprochen und andererseits allein die Zugänglichkeit der verknüpften Bilder erhöht werde.

(EuGH, Urt. v. 27.4.2023, C-104/22)

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Sittenverstoß der Markenanmeldung „Narayana“ (BPatG)

Das BPatG hatte sich kürzlich mit der Frage zu befassen, ob die Anmeldung der Wortmarke  „Narayana“ gegen die guten Sitten verstößt. Dies hatte das DPMA zuvor angenommen und die Anmeldung insgesamt zurückgewiesen, da es sich bei dem beanspruchten Begriff um die Bezeichnung eines indischen Gottes handle („Narayana“ bedeutet wörtlich etwa „der aus dem Wasser kommende“ bzw. „ewiger Mann“). Die Kommerzialisierung dieses Begriffes durch die Erteilung einer Marke als Ausschlussrecht im Geschäftsverkehr widerspreche den religiösen und ethischen Wertvorstellungen dieser Verkehrskreise und werde als anstößig empfunden.

Das BPatG gab der gegen diese Entscheidung gerichteten Beschwerde weitestgehend statt. Dem Zeichen fehle es lediglich hinsichtlich der Druckereierzeugnisse, Lehr- und Unterrichtsmittel (Klasse 16) und Ausbildung (Klasse 41) an Unterscheidungskraft. Für diese Waren und Dienstleistungen mit bezeichnungsfähigem Inhalt stelle „Narayana“ eine beschreibende Angabe dar, da sie sich thematisch mit dem beanspruchten Begriff befassen könnten.  Im Übrigen sei das Zeichen unterscheidungskräftig.

Das vom DPMA beanspruchte Schutzhindernis der guten Sitten treffe lediglich auf die beanspruchten Fleischwaren und Fleischextrakte (Klasse 29) zu. Immerhin stelle die Verehrung der Kuh als heiliges und unantastbares Tier einen allgemeinen, auch hier bekannten Grundsatz des Hinduismus dar. Angesichts dieses für Hindugläubige so wichtigen Verbots, Kühe zu töten und ihr Fleisch zu essen, sei der Begriff „Narayana“ als Name einer Gottheit zur Bezeichnung des zum Verzehr gedachten Fleisches (auch von Kühen) als anstößig aufzufassen. Für die weiteren beanspruchten Waren und Dienstleistungen stelle das Zeichen hingegen keinen Sittenverstoß dar.

Die Amtsentscheidung sei deshalb abgesehen von den genannten Waren und Dienstleistungen vollumfänglich aufzuheben. Aufgrund der dieser Entscheidung zugrundeliegenden, entscheidungserheblichen Rechtsfragen zu religiösen Begriffen ließ das BPatG allerdings die Rechtsbeschwerde zum BGH zu.

(BPatG, Beschl. v. 8.3.2023, 29 W (pat) 548/20)

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Keine Markenverletzung durch Logoverwendung auf detailgetreuen Modellnachbildungen (BGH)

In dem kürzlich veröffentlichten Urteil entschied der BGH zur Frage, ob detailgetreue Miniaturnachbildungen von Fahrzeugen und Gebäuden eine Verletzung von Kennzeichenrechten darstellen, wenn die detailgetreuen Modelle (in Übereinstimmung mit der Wirklichkeit) ebenfalls Kennzeichen aufweisen.

Die Dachser SE ist u.a. Inhaberin der beiden unten links dargestellten deutschen Wort-/ Bildmarken, mit denen sie als Logistikunternehmen auch ihre LKW und Lagerhallen ausstattet. Aus diesen Marken ging Dachser gegen ein auf Produktion und Vertrieb von Modellautos und -gebäude spezialisiertes Unternehmen vor, das u.a. auch die beiden unten rechts dargestellten Modelle in Verkehr brachte. Während das Landgericht der Klage von Dachser stattgab, wies das von der Modellwarenherstellerin angerufene OLG Köln (Urt. v. 29.4.2022, 6 U 178/21) die Klage ab. Hiergegen wandte sich Dachser mit einer Revision zum BGH.

In Übereinstimmung mit dem OLG Köln verneinte der BGH nun sowohl markenrechtliche als auch lauterkeitsrechtliche Ansprüche. Laut BGH scheiden Doppelidentität und Verwechslungsgefahr aus, da die Klagemarken Waren und Dienstleistungen im Logistikbereich beanspruchen und die Benutzung durch die Beklagte nur für Modellautos und -gebäude erfolgt, sodass es an der Warenähnlichkeit fehlt. Allerdings würden solche Ansprüche laut Senat selbst dann ausscheiden, wenn die Klagemarken für Modellspielzeug geschützt wären, da die angesprochenen Verkehrskreise die Zeichen aus Sicht des Gerichts nicht auf die Ware Spielzeug beziehen, sondern darin vielmehr nur ein Abbildungsdetail der Wirklichkeit sehen, sodass weder die Herkunfts- noch eine sonstige Funktion beeinträchtigt wird.

Ein auf Rufausbeutung bzw. -beeinträchtigung gestützter Anspruch scheide ebenfalls aus. Zwar liege durch die Benutzung identischer bzw. höchst ähnlicher Zeichen auf den Modellwaren eine ohne Zustimmung der Markeninhaberin erfolgende Ausnutzung der Bekanntheit der Klagemarken. Diese überschreite aber nicht die Grenze zur Unlauterkeit. Dies wäre nur dann der Fall, wenn über die bloße Nachbildung hinaus in anderer Weise versucht wird, den Ruf der bekannten Marke werblich zu nutzen.

Nachdem dies bislang lediglich für die Fahrzeugmarken vom BGH anerkannt wurde (BGH, Urt. v. 14.1.2010, I ZR 88/08 – Opel Blitz II), stellte der BGH nun fest, dass in Bezug auf Dienstleistungsmarken nichts anderes gelten könne. Darauf, dass – wie von der Markeninhaberin angeführt – Dienstleistungsmarken (anders als die Fahrzeugmarken) in der Wirklichkeit keinen zwingenden Bestandteil des nachgebildeten Fahrzeuges darstellten, komme es nicht an. Immerhin besitze die Beklagte angesichts jahrzehntelanger Übung und der Erwartungen des Verkehrs an Nachbildungen im Modellbau ein berechtigtes Interesse, ein in der Realität vorkommendes Fahrzeug nachzubauen und darauf neben der Fahrzeugmarke auch solche Kennzeichen abzubilden, die auf entsprechenden Fahrzeugen in der Wirklichkeit zum Zwecke der Werbung für Dienstleistungen genutzt werden. Das gegenständliche LKW-Modell stelle eine solche wirklichkeitsgetreue Nachbildung dar.

Für Gebäudenachbildungen gelte nichts anderes. Auch ihnen entnehme der Verkehr keinen Herkunftshinweis, wenn der Verkehr aufgrund übereinstimmender prägender Gestaltungsmerkmale erkenne, dass das Modell eine Nachbildung eines jedenfalls in charakteristischen Zügen so in der Wirklichkeit vorkommenden Gebäudes ist. Hier erkenne der Verkehr jedenfalls eindeutig eine Bezugnahme auf Original Dachser Lagerhallen.

Im Ergebnis hätten Markeninhaber das mit der Nachbildung verbundene Maß an Verwechslungsgefahr hinzunehmen.  Mit seinem Urteil bestätigt der BGH die „Opel Blitz II“-Entscheidung und weitet diese auf solche Marken aus, die bei Nachbildungen als Hinweis auf Dienstleistungen angebracht sind. Der zu dem Urteil des OLG Hamburg (OLG Hamburg, Urt. v. 26.1.2023, 5 U 61/21, zusammengefasst in Trademark Insight 03|2023) bestehende Wertungswiderspruch (dort wurde auf Basis einer 3D-Marke für Modellautos eine Rechtsverletzung angenommen, da beim Verkehr der Eindruck entstehe, dass es sich um autorisierte Ware handelt) wurde durch das BGH-Urteil offen gelassen.

(BGH, Urt. v. 12.1.2023, I ZR 86/22)

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Verwechslungsgefahr zwischen „SPREEBRUNNEN“ und „SPREEQUELL“ (BPatG)

In einer kürzlich veröffentlichten Entscheidung befasste sich das BPatG mit der Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen „SPREEBRUNNEN“ (Anmeldemarke) und „SPREEQUELL“ (Widerspruchsmarke), die jeweils Schutz für Mineralwässer und andere alkoholfreie Getränke in Klasse 32 beanspruchen. Die Widerspruchsabteilung des DPMA hat das Vorliegen einer Verwechslungsgefahr zuvor bejaht.

Auf die Erinnerung der Anmelderin wurde der Widerspruch zurückgewiesen. Die Widerspruchsmarke sei aufgrund des ihr innewohnenden Hinweises auf die Herkunft der beanspruchten Waren beschreibend. Aufgrund ihrer deshalb eingeschränkten Kennzeichnungskraft halte die Anmeldemarke einen hinreichenden Zeichenabstand ein, um ein sicheres Auseinanderhalten zu gewährleisten.

Die von der Widersprechenden hiergegen eingelegte Beschwerde blieb ohne Erfolg. Zu Recht habe das DPMA neben der Verwechslungsgefahr auch einen Bekanntheitsschutz abgelehnt. Die Anmeldemarke halte auch unter Berücksichtigung der Identität der beanspruchten Waren im Ergebnis (auch aufgrund des nur sehr geringen Schutzumfangs der Widerspruchsmarke) einen hinreichenden Abstand zur Widerspruchsmarke ein. So führten die abweichenden, sich stark unterscheidenden Bestandteile „BRUNNEN“ und „QUELL“ zu einer insgesamt nur geringen schriftbildlichen und klanglichen Ähnlichkeit. Auch begrifflich seien die Zeichen nur gering ähnlich, sofern man trotz des warenbeschreibenden Charakters überhaupt Rechte herleiten wolle. Eine etwaige begriffliche Übereinstimmung zwischen „Brunnen“ und „Quelle“ sei auf eine identische warenbeschreibende Angabe beschränkt, was keine Verwechslungsgefahr begründen könne, weil anderenfalls ein Schutz beschreibender Angaben entstünde.

Auch sei eine mittelbare Verwechslungsgefahr und die Annahme eines Bekanntheitsschutzes ausgeschlossen.

(BPatG, Beschl. v. 17.4.2023, 26 W (pat) 13/19)

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Eintragungsfähigkeit von „Ultimate Speed“ (EUIPO)

In dieser Entscheidung befasste sich die EUIPO-Beschwerdekammer mit der Frage, inwieweit die Unionswortmarke „Ultimate Speed“ für diverse Waren der Klassen 7, 9 und 11 (u.a. Generatoren, Notstromagregate, Stromverteilungskästen und Luftentfeuchter) eintragungsfähig ist. Die Anmeldung wurde vom EUIPO zuvor teilweise wegen beschreibenden Charakters und fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen.

Die Beschwerdekammer wies die Beschwerde nun weitestgehend zurück und bestätigte damit für die meisten streitgegenständlichen Waren einen beschreibenden Charakter des Zeichens. Die den relevanten Verkehrskreisen unmittelbar einleuchtende Wortkombination „Ultimate Speed“ bedeute u.a. „Höchstgeschwindigkeit“ und ist nach Ansicht der Beschwerdekammer ähnlich zu den ebenfalls technischen und in vorausgegangenen Entscheidungen für nicht unterscheidungskräftig befundenen Begriffen „Full Speed“, „High Speed“, „Top Speed“, „Super Speed“, „Hyper Speed“ und „Mega Speed“.

In Bezug auf Waren der Klasse 7 wie beispielsweise Generatoren könne sich „Ultimate Speed“ auf das Merkmal beziehen, wie schnell ein Generator nach einem Stromausfall seine volle Leistungsfähigkeit erhalte. Für Waren der Klasse 9 wie Elektronische Steuerungsgeräte, Ladesysteme für Elektrofahrzeuge, Alarmgeräte und Software ergebe sich der beschreibende Bezug daraus, dass Geschwindigkeit/Schnelligkeit ein besonderes Qualitätsmerkmal solcher Waren sei. Hinsichtlich Waren der Klasse 11 wie Luftentfeuchter beschreibe der Begriff u.a. die hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die Beschwerdekammer hielt das angemeldete Zeichen mit der Anmelderin entgegen der Prüfungsabteilung für einen Teil der in Rede stehenden Waren der Klasse 9 wie Steckdosen, elektrische Schlösser und Stromverteilerkästen für nicht-beschreibend und unterscheidungskräftig. Insoweit sei Geschwindigkeit oder Schnelligkeit keine wesentliche Eigenschaft, die bei der Kaufentscheidung eine Rolle spiele, sondern allenfalls ein positiver Nebeneffekt.

(EUIPO BK, Entsch. v. 11.4.2023, R 2018/2022-1)

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Beschreibender Charakter von „Near-to-Prime“ (EuG)

Das EuG befasste sich kürzlich mit dem beschreibenden Charakter der Unionswortmarke „Near-to-Prime“ für Waren der Klasse 1 (u.a. Chemische Erzeugnisse für gewerbliche Zwecke). Zuvor hatten sowohl die Nichtigkeitsabteilung, als auch die Beschwerdekammer dem gegen das Zeichen gestellten Nichtigkeitsantrag stattgegeben. Hiergegen richtete sich die Markeninhaberin mit einer Klage vor dem EuG.

Das EuG wies die Klage nun im Beschlussweg zurück, weil der Klage offensichtlich jede rechtliche Grundlage fehlte. Das EuG bestätigte den beschreibenden Charakter des Begriffs „Near-to-Prime“ für die geschützten Waren der Klasse 1. Die maßgebenden englischsprachigen Geschäftskunden könnten trotz der beiden Bindestriche und der Präposition „to“ die sprachliche Neuschöpfung „Near-to-Prime“ ohne Weiteres als „nahezu erstklassig“ verstehen. Die Ausdrücke „near prime“ bzw. „near to prime“ würden im relevanten chemischen Industriesektor als spezifischer Qualitätsparameter verwendet. Das Zeichen stehe mit den in Rede stehenden Waren der Klasse 1 damit in einem direkten und konkreten Zusammenhang.

Dass die Beschwerdekammer in ihren Entscheidungsgründen an einer Stelle auf „Next-to-Prime“ als angegriffene Marke abgestellt habe, sei ein bloßer Schreibfehler. Dadurch sei die Entscheidung nicht auf einer falschen tatsächlichen Grundlage erfolgt.

(EuG, Beschl. v. 31.3.2023, T-472/22)

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Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung per PDF (BGH)

Der BGH entschied zum Formerfordernis einer Unterlassungsverpflichtungserklärung. Das Urteil knüpft an die kürzlich zum Wegfall der Wiederholungsgefahr ergangene BGH-Rechtsprechung (Urt. v. 1.12.2022, I ZR 144/21, hier zusammengefasst) an. Vorliegend mahnte die spätere Unterlassungsgläubigerin die spätere Unterlassungsschuldnerin nach wiederholter und unaufgeforderter Zusendung von Werbemails ab und forderte sie zur Abgabe einer Unterlassungsverpflichtungserklärung auf. Hierzu genüge ihr eine Erklärung per Fax oder E-Mail, sofern das Original binnen Frist nachgereicht werde.

Nachdem die Unterlassungsschuldnerin die Erklärung zwar fristgerecht im PDF-Format, nicht allerdings im Original übersandte, erhob die Unterlassungsgläubigerin Klage. Erstinstanzlich obsiegte die Unterlassungsgläubigerin, in der Berufungsinstanz die Unterlassungsschuldnerin. Der BGH entschied nun, dass das Berufungsgericht rechtsfehlerhaft davon ausgegangen ist, dass die Wiederholungsgefahr bereits durch die Übersendung der Unterlassungserklärung in der unterschriebenen PDF-Fassung ausgeräumt wurde. Zwar sei eine Unterlassungserklärung im PDF-Format grundsätzlich im Stande, die Wiederholungsgefahr zu beseitigen. Das grundsätzlich für Unterlassungserklärungen als abstrakte Schuldanerkenntnisse geltende Schriftformerfordernis gelte hier wegen § 343 Abs. 1, § 350 HGB nicht.  

Weiter habe der Schuldner keinen Ernstlichkeitsmangel erkennen lassen, auch wenn er kein Original, sondern nur ein  PDF übersandte. Dass die Revision dennoch erfolgreich war, lag an der geänderten Rechtsprechung des BGH in Sachen Wegfall der Wiederholungsgefahr III. Demnach fehle es bei Ablehnung einer strafbewehrten Unterlassungserklärung durch den Unterlassungsgläubiger an einer verhaltenssteuernden Vertragsstrafenandrohung, die den Schuldner von zukünftigen Verstößen abhält.  

Die per E-Mail übersandte Unterlassungserklärung sei auch keine Annahme eines zuvor von der Gläubigerin mit der Abmahnung ausgesprochenen Angebotes auf Abschluss eines strafbewehrten Unterlassungsvertrages. Immerhin habe die Gläubigerin durch die gewillkürte Schriftform eine besondere Unterwerfungserklärung verlangt. In der Abgabe einer nicht der Schriftform genügenden Erklärung durch die Schuldnerin ist statt einer Annahme vielmehr ein neues Angebot zu erkennen.

Für die Praxis bedeutet die Entscheidung zweierlei: So genügt es fortan grundsätzlich, die Abgabe einer unterschriebenen Unterlassungserklärung als PDF zu verlangen, sofern es sich beim Abgemahnten um einen Kaufmann handelt und die Gesamtumstände keinen Ernstlichkeitsmangel nahelegen. Fordert der Unterlassungsgläubiger jedoch die Übersendung der Erklärung im Original, so sollte dieser Forderung auch unbedingt entsprochen werden. Ansonsten kann durch Ablehnung der unzureichenden Unterlassungserklärung das Zustandekommen eines Unterlassungsvertrages verhindert werden.

(BGH, Urt. v. 12.1.2023, I ZR 49/22)

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Verwechslungsgefahr und Bekanntheitsschutz bei identischen Wappen (BPatG)

Das BPatG befasste sich kürzlich mit der Verwechslungsgefahr zwischen der unten dargestellten Markenanmeldung und einem identischen, prioritätsälteren Unternehmenskennzeichenrecht. Zuvor hatte das Amt die gegen die Anmeldung gerichteten Widersprüche zurückgewiesen.

Das BPatG bestätigte nun, dass keine Verwechslungsgefahr bestehe. Zwar handele es sich bei dem Familienwappen des Kraichgauer Adelsgeschlechts der Ritter Göler von Ravensburg um ein taugliches, da Namensfunktion besitzendes Unternehmenskennzeichen mit originärer Unterscheidungskraft. Dennoch sei selbst bei einer zugunsten der Widersprechenden unterstellten bundesweiten Benutzung des Unternehmenskennzeichens keine Verwechslungsgefahr zu der Markenanmeldung zu erkennen, da sich die Zeichen im Bereich absoluter Branchenunähnlichkeit befinden. Immerhin beanspruche die Markenanmeldung alkoholische Getränke, während das Unternehmenskennzeichen (nur) für Rechtsanwaltsdienstleistungen benutzt werde. Darüber hinaus könne sich die Widersprechende auch nicht auf den Sonderschutz besonders bekannter Zeichen berufen, da das Unternehmenskennzeichen keine hinreichende Bekanntheit besitze.

Auch der gegen eine weitere, den zusätzlichen Schriftzug „Freiherr von Göler“ enthaltende, Markenanmeldung eingelegte Widerspruch blieb im Beschwerdeverfahren erfolglos, da sich der Widerspruch in diesem Parallelverfahren ausschließlich auf Namensrechte stützt, die jedoch nicht in den in § 42 Abs. 2 Nr. 1 – 4 MarkenG a.F. abschließend genannten Widerspruchsgründen enthalten sind.

(BPatG, Beschl. v. 17.4.2023, 26 W (pat) 26/18)

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Unterscheidungskraft des Zeichens „mein Getränkemobil“ (BPatG)

Das BPatG befasste sich mit der Unterscheidungskraft von „mein Getränkemobil“. Das DPMA hatte die Anmeldung zuvor wegen fehlender Unterscheidungskraft zurückgewiesen, da sie lediglich die Idee eines Getränketransporters vermittle. Da die beanspruchten Waren zum Sortiment eines solchen Lieferfahrzeuges gehören könnten, sei das Zeichen beschreibend und ohne Unterscheidungskraft. 

Die hiergegen gerichtete Beschwerde war nun erfolgreich. Zutreffend sei, dass das Zeichen eine mobile Vertriebsstätte von Getränkeprodukten bezeichne und das Possessivpronomen „mein“ lediglich auf die Abstimmung des Warenangebotes auf die individuellen Wünsche und Bedürfnisse der Abnehmer hinweise. Da die beanspruchten Waren allerdings nicht typischerweise neben Getränken bzw. mittels eines Getränkemobils transportiert und angeboten werden, fehle es am nötigen engen Warenbezug.

Eine beschreibende Wirkung habe nur bzgl. der mit der Anmeldung ursprünglich beanspruchten Getränkewaren der Klassen 32 und 33 vorgelegen, auf die allerdings im Beschwerdeverfahren verzichtet wurde. Wegen des Disclaimers „alle vorgenannten Waren nicht zur Ausstattung von Fahrzeugen, insbesondere Getränkemobilen“ könne dahinstehen, ob das Zeichen für Koch- und Küchengeräte sowie Computer einen Hinweis auf deren Bestimmung zur Ausstattung eines Getränkemobils darstellt.

Grundsätzlich sei eine Einschränkung des Verzeichnisses durch sog. „negative Zusätze“ dann unzulässig, wenn so ein durch das Zeichen explizit benanntes Merkmal ausgeschlossen wird, da der Verkehr ansonsten zur irrigen Vorstellung verleitet werden könnte, dass die fragliche Ware gerade das ausgeschlossene Merkmal aufweist. Hier sei sie aber zulässig, da kein Sachbezug der noch beanspruchten Waren zu einem „Getränkemobil“ feststellbar und auch die rechtssichere Bestimmung des Schutzumfanges nicht gefährdet sei. Für die verbleibenden Waren sei das Zeichen i.E. unterscheidungskräftig.

(BPatG, Beschl. v. 27.10.2022, 30 W (pat) 42/21)

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Verwechslungsgefahr bei einer Kombination von geometrischen Grundformen (EUIPO)

In dieser Entscheidung befasste sich die EUIPO-Beschwerdekammer mit der Verwechslungsgefahr zweier (Unions-)Bildmarken, die jeweils aus einer Kombination von geometrischen Grundformen bestehen.

Die unten rechts dargestellte Anmeldemarke zeige aus Sicht der relevanten Verkehrskreise ein Parallelogramm mit einem darunter befindlichen pfeilförmigen Element. Beide Elemente seien Grau eingefärbt und Schwarz schattiert. Die unten links dargestellte Widerspruchsmarke bestehe dagegen aus einem schwarzen Parallelogramm mit einer kleinen schnabelförmigen Spitze auf der linken Seite und einem darunter platzierten pfeilförmigen schwarzen Element mit einer zur rechten Seite ausgerichteten Spitze.

Das relevante Publikum würde weder die Anmeldemarke mit dem Buchstaben „F“ noch die Widerspruchsmarke mit der Zahl „7“ und auch beide Zeichen nicht mit einem „Blitz“ assoziieren, weil für eine solche Verknüpfung mehrere Gedankenschritte erforderlich seien. Nach Auffassung der Beschwerdekammer ist die bildliche Ähnlichkeit der Zeichen gering. Zwar stimmten die Zeichen in einem links gedrehten Parallelogramm überein, deutliche Unterschiede bestünden jedoch hinsichtlich des pfeilförmigen Elements der Anmeldemarke und des schnabelartigen Elements der älteren Marke. Ein klanglicher und begrifflicher Vergleich sei nicht möglich.

Im Rahmen der Gesamtabwägung hob die Beschwerdekammer hervor, dass die Unterscheidungskraft der älteren Bildmarke aufgrund der Kombination von geometrischen Grundformen per se gering sei. Aufgrund der nur geringen bildlichen Zeichenähnlichkeit würde selbst im Fall einer Warenidentität insgesamt keine Verwechslungsgefahr vorliegen.

(EUIPO-BK, Entsch. v. 11.4.2023, R 1807/2022-1)

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Fehlende Unterscheidungskraft von "FUCKING AWESOME" (EuG)

In dieser Entscheidung bestätigte das EuG die Rechtsauffassung der EUIPO-Beschwerdekammer, dass der Begriff „FUCKING AWESOME“ für Waren der Klassen 9, 18, 25 und 28 (u.a. Sonnenbrillen, Taschen, Kleidung und Skateboards) nicht unterscheidungskräftig ist.

Die maßgeblichen englischsprachigen Verbraucher würden den Begriff „FUCKING AWESOME“ nur als eine leicht vulgäre Botschaft verstehen, mit der die hohe Qualität der Waren insgesamt beworben würde. Das Wortelement „FUCKING“ verstärke dabei auf etwas ordinäre Weise die Bedeutung des Wortes „AWESOME“. Es stehe aber weder in Widerspruch zu dem Wortelement „AWESOME“, noch gebe es dem Gesamtbegriff eine über die einzelnen Wortelemente hinausgehende, neue Bedeutung.

Dass die Wortkombination als solche nicht in Wörterbüchern enthalten sei, spiele keine Rolle. Die über das Zeichen transportierte Werbebotschaft bedürfe auch keiner weiteren Interpretation. Innerhalb der angesprochenen Zielgruppe für Mode und Skatebording, zu denen Personen jüngeren und mittleren Alters gehören würden, sei eine unförmliche oder vulgäre Sprache nicht ungewöhnlich.

(EuG, Urt. v. 15.3.2023, T-178/22)

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Unterscheidungskraft des Zeichens "DALÍ MUSEUM BERLIN" (BPatG)

Das BPatG befasste sich kürzlich im Rahmen eines Nichtigkeitsverfahrens mit der Unterscheidungskraft der unten dargestellten Wort-/ Bildmarke „DALÍ MUSEUM BERLIN“, geschützt für eine Vielzahl an Waren und Dienstleistungen in Klassen 16, 21, 25 und 41. Der gegen diese Marke wegen angeblich fehlender Unterscheidungskraft gestellte Löschungsantrag wurde vom Amt zurückgewiesen, da es im Hinblick auf die grafische Ausgestaltung nicht an jeglicher Unterscheidungskraft fehle.

Hiergegen richtete sich die Antragstellerin mit einer Beschwerde in der sie argumentierte, dass das Zeichen beschreibend sei und der Name Salvador Dalís, dessen Namens- und Persönlichkeitsrechte die Antragstellerin verwalte, nicht monopolisiert werden dürfe. Die Beschwerde blieb vor dem BPatG nun ohne Erfolg. Das BPatG stellte klar, dass Eigennamen (auch berühmter, historischer Personen) grundsätzlich einen originären individualisierenden Charakter besitzen und sich daher als Herkunftshinweis eignen. Dies gelte allerdings nicht, wenn sie ausschließlich als sachbezogene oder werbewirksame Aussage verstanden werden. Dies sei der Fall, wenn der Eigenname zur Bezeichnung solcher Waren und Dienstleistungen verwendet wird, die in einem engen Zusammenhang mit der bezeichneten Person oder deren Werken stehen.

Zwar sei im Falle Dalís wie hier ein unmittelbar beschreibender Zusammenhang erkennbar, jedenfalls die konkrete Kombination der Bild- und Wortelemente verleihe dem Zeichen aber das für die Schutzfähigkeit ausreichende Mindestmaß an Unterscheidungskraft. Auch stehe dem Gesamtzeichen insgesamt kein Freihaltebedürfnis entgegen.

(BPatG, Beschl. v. 8.2.2023, 29 W (pat) 24/20)

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Country Focus - Spanien

New trademark cancellation proceedings at the Spanish PTO – a success story

The launch of administrative cancellation proceedings marked a milestone in Spanish trademark law and practice on 14 January 2023: the Spanish Patent and Trademark Office (PTO) is now competent for trademark invalidation and revocation proceedings (referred to collectively in the following as “cancellation proceedings”).

The cancellation of Spanish trademark and commercial name registrations (as well as of IR marks designating Spain) previously required a full-fledged court action at the commercial courts, but PTO cancellation proceedings have meanwhile been established as part of the implementation of the European Union Trademark Harmonization Directive (Directive (EU) 2015/2436), which required member states to provide for “an efficient and expeditious administrative procedure before their offices” for the revocation or declaration of invalidity of a trademark by 14 January 2023.

As opposed to other EU member states which introduced such PTO proceedings as an additional option at the choice of the plaintiff and not as the exclusive forum for main trademark cancellation actions, Spain went down the path of establishing an exclusive competence of the Spanish PTO for main trademark cancellation proceedings. As a result, it is no longer possible to initiate main cancellation proceedings at the commercial courts but only at the Spanish Patent and Trademark Office. The commercial courts, however, remain competent for counterclaims for a cancellation brought by the defendant in trademark infringement proceedings.

The experience to date shows that these new proceedings are living up to the expectation of being a fast, efficient and cost effective way to attack third party trademarks. Whereas in the past, potential plaintiffs may have shied away from the significant efforts connected with a commercial court action, the first half year of the Spanish PTO cancellation proceedings saw a regular influx of new actions and even the issuance of many decisions both on substance and procedural grounds.

By the end of July 2023, i.e. only a little more than half a year after the PTO cancellation proceedings have come into existence, 135 applications for revocation and a similar number of applications for declaration of invalidity have been filed.

Whilst the law currently provides for a maximum time period of 20 months for the Spanish PTO to deliver its decisions in this type of proceedings, fortunately that is not the time frame that we see so far in practice. According to the data published in the Spanish PTO’s IP Bulletin, between 26 May and 31 July 2023 alone, when the first proceedings had gone through the full phase of written adversarial proceedings, the Spanish PTO decided to cancel 35 registrations (25 revocations based on non-use – only in part in one case - and 10 invalidations based on other grounds) and rejected on substance 8 requests for the declaration of invalidity. The Spanish PTO also rejected a range of revocation and invalidity applications as inadmissible and took note of the withdrawal of various cancellation applications. In comparison, in the full year 2022, the Spanish PTO published revocations for non-use as a result of court proceedings for only 23 registrations, many of which related to judgments issued before 2022 and following years of litigation.

The new procedures have enabled cancellation applicants to receive decisions on the cancellation of Spanish trademark registrations, commercial names and IR marks designating Spain in less than half a year from filing the actions, whereas this previously often required years of litigation (out of the 35 PTO cancellation decisions issued on substance published up to 31 July, the fastest was adopted in less than three months from the initiation of action and in the slowest case, the decision came down six months and one week from the initiation of the action). This quick turnover is particularly noteworthy taking into account that 40% of the revocation actions decided on substance and published up to 31 July concerned cases in which the registered trademark owner had filed evidence of use.

Both trademark owners and cancellation applicants need to be mindful, though, that rather tight timings operate in Spanish PTO cancellation proceedings. Trademarks owners will be given a two-month time period from the publication of the notification of the actions for responding to the actions. In practice, this time frame can be rather tight particularly in non-use cancellation proceedings where the trademark owner bears the full burden of proof, and where gathering evidence of use may be complex. In invalidity proceedings, cancellation applicants should be mindful of the proof of use defense where they base such actions on prior marks subject to the use requirement and be aware that they may be required to prove the use of the opposing marks on quite short notice (one month from the publication of the proof of use request). Depending on the circumstances of the case, the requirement to prove use may also relate to two different time periods (five years prior to the priority or filing date of the mark under attack and five years prior to the initiation of the invalidity action). Applicants for invalidity should weigh this up prior to initiating the action. Similarly, despite the lower threshold involved in initiating invalidity proceedings in terms of efforts and costs, parties interested in initiating invalidity actions should also be mindful about factors such as grounds of preclusion and make sure to adopt a comprehensive strategy taking all potential implications about initiating such actions in mind.

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Relevant territory for proof of use in oppositions based on EUTMs at the Spanish PTO

As of 2019 and as a result of the implementation of the EU Trademarks Harmonization Directive (Directive (EU) 2015/2436) in Spain, applicants for Spanish trademarks can request proof of use of opposing marks registered for at least five years at the date of priority or filing of the opposed sign.

This defense was implemented into Spanish law via modification of Article 21 of the Spanish Trademarks Act. Art. 21.3 establishes the proof of use defense and refers to Art. 39 (which regulates further details on the use requirement for Spanish trademarks). Art. 21.6 specifically relates to opposing EU trademarks and provides that the evaluation of genuine use of EU trademarks is to be made in accordance with Art. 18 of the EU Trademark Regulation (Regulation (EU) 2017/1001). The standard according to that provision is “genuine use in the European Union”.

Recent case law of the Superior Court of Justice of Madrid (Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Contentious-Administrative Chamber, Second Section) has led to some controversy about the relevant territory for proof of use of EU trademarks in trademark opposition proceedings in Spain.

Initially, a judgment of 28 June 2022 (appeal 224/2021) caused some debate last year. In that judgment, the Superior Court of Justice surprisingly took the position that the opponent, which had opposed based on a prior EUTM, had been required to prove use in respect of Spain (rather than elsewhere in the EU). The court relied only on Art. 21.3 of the Spanish Trademarks Act without mentioning the special (and critical) provision for an opposition based on an EUTM, Art. 21.6. Since the submitted proof of use related to other EU countries and not Spain, the court concluded that no sufficient use had been proven and allowed the registration of the opposed application, which is now registered.

Interestingly, just one month later (28 July 2022, appeal 258/2021), the same court and section (with a different reporting judge) took a contrary position and differentiated in respect of the relevant territory for which use had to be shown between opposing Spanish marks, on the one hand, and opposing EUTMs, on the other. The critical provision of Art. 21.6 was expressly referenced for the latter, which suggested that the 28 June 2022 judgment might remain an isolated decision which was corrected by the 28 July 2022 judgment. 

Some confusion remains, however, as earlier this year, two further decisions were issued by the same section which mirrored both of the contrary positions taken in the judgments of 28 June and 28 July 2022, respectively. The first one (16 January 2023, appeal 584/2021) repeated the position that it was necessary to show use of an opposing EUTM in Spain (a condition which the court considered met in that case, based on which the question of the relevant territory was not actually decisive), again without mentioning the special provision for opposing EUTMs, Art. 21.6. However, the second judgment (9 March 2023, appeal 78/2022) again differentiated in respect of the relevant territory between Spanish marks and EUTMs in line with the 28 July 2022 judgment.

Again, the critical provision for the evaluation of an opposition based on a prior EUTM is Article 21.6 Spanish Trademarks Act, which refers to the standard of “genuine use in the European Union”. The judgments of 28 June 2022 and 16 January 2023 appear to be at odds with that critical provision, which they do not even mention, whereas the judgments of 28 July 2022 and 9 March 2023 do rely on it. Hopefully further case law will clarify beyond doubt that the standard for the proof of use is Article 18 EUTMR, i.e. “genuine use in the European Union” (and not necessarily Spain).

It should be noted that the court that had issued the reported decisions will no longer be in charge of new cases of appeals against Spanish PTO decisions as the competences for such appeals recently changed. Meanwhile, in light of the case law indicated above, it cannot be excluded that the relevant territory for showing use may become an issue in Spanish trademark opposition proceedings based on prior EUTMs. In light of this, inclusion of evidence relating to Spain (where available) should be considered to exclude any potential issues.

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Terms descriptive in foreign languages (including English) may – or may not – be considered distinctive in Spain

Can terms that are descriptive in English be freely used as part of trademarks or packaging in Spain? It depends – not necessarily. Business owners need to be mindful that it cannot be taken for granted that terms that are descriptive in foreign languages (even in the case of English) are freely available for use in Spain – depending on the perception of the term at issue in Spain, such terms may well be qualified as distinctive terms and be subject to trademark protection. This should be kept in mind for plans for registering and using trademarks in Spain as well as for the use of language intended as descriptive on packaging. 

In fact, the traditional Spanish jurisprudence considers foreign language terms as fantasy terms unless their meaning is understandable for the public. The Court of Justice of the European Union (judgment of 9 March 2006, C-421/04) clarified in this respect  that EU trademark law (then Directive 89/104/EEC) does not preclude the registration in a Member State, as a national trade mark, of a term borrowed from the language of another Member State in which it is devoid of distinctive character or descriptive of the goods or services in respect of which registration is sought, unless the relevant parties in the  Member State are capable of identifying the meaning of the term.

The examination guidelines on absolute grounds of refusal of the Spanish Patent and Trademark Office point out that the general rule is that foreign terms are not descriptive unless, due to their similarity to Spanish, common and intense use or the lack of a precise equivalent in Spanish, they have become widespread or even prevailing over a Spanish term in daily use, based on which they can be easily recognizable and identifiable by a broad sector of the population or the consumers as indicative of the nature, characteristics or intended purpose of the goods or services.

The Spanish PTO also indicates in these guidelines that the understanding of the target public is to be taken into account and refers to case law of the General Court of the European Union on a basic proficiency in English of a big part of the European consumers and professionals and on the knowledge of English in certain sectors. The guidelines mention as examples of signs that were refused as descriptive the expressions SUPER SUNGLASSES (in class 9), ECO FOOD (in class 29), IDEAL HOMES (in class 36) and SELECTED HOMES (in class 36).

In light of the above, the Spanish trademark register contains registrations containing foreign terms which may elsewhere be considered descriptive or non-distinctive. Trademark owners may be able to enforce trademarks with such elements even in circumstances where in other countries (e.g. English speaking countries) the overlap in a certain element which is descriptive in the language at stake may not lead to issues. On the other hand, one also regularly finds examples where the Spanish PTO objects to and refuses terms/expressions with arguably descriptive terms in foreign languages such as English.

All in all, the descriptive character and extent of distinctiveness of foreign language terms needs to be examined on a case by case basis from the perspective of the local public. Recent case law illustrates some of the issues that may arise in practice in the evaluation of the distinctive character of foreign language terms both in the context of registration and enforcement:

• In a judgment of the Court of Appeal (Audiencia Provincial) of Madrid (judgment of 7 October 2022, 733/2022), the court held that the use of the sign BODYTONE EVOLUTION was an infringement of the prior mark BODYTONE. Whilst it considered that the public would understand the meaning of BODY and TONE, it considered that the combination of these terms in the mark BODYTONE was sufficiently distinctive.
• The Superior Court of Justice of Galicia (judgment of 24 February 2021, 71/2021) allowed for the registration of the trademark “Red Car Oil Gasolineras Lowcost” in spite of the opposition based on the prior mark “Red Ahorro 24” (“ahorro” means “saving” based on which the opponent had alleged a conceptual similarity). The court stated that the terms “Car Oil” and “Lowcost” had to be considered distinctive based on their character as foreign language terms alone without looking at the perception of those concrete terms. This raises issues with the compatibility with the Supreme Court jurisprudence according to which the perception of the concrete terms at issue had to be looked at.
• On the other hand, the Superior Court of Justice of Madrid (judgment of 8 November 2021, 628/2021) allowed the registration of the mark “SWIPE RIGHT” in class 45 for inter alia dating services, which had been refused by the Spanish PTO Appeal Unit due to a third party opposition based on lack of distinctiveness, descriptiveness and genericness. Contrary to the Appeal Unit’s assessment, the court considered that based on the evidence before it, it could not conclude that the foreign language expression “SWIPE RIGHT” was recognizable for the average consumer of the services and that it may be descriptive or devoid of distinctiveness. It relied in this context on a market study filed by the applicant in the court proceedings about the perception of this term according to which the majority did not know this expression.

These are just some examples of the issues that the use of trademarks consisting of or containing foreign language terms may trigger. International businesses should therefore be mindful of the possible issues arising from the use and registration of signs containing foreign language terms in Spain.  

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Disclaimer: Bitte beachten Sie, dass es sich bei den in diesem Newsletter aufgenommenen Entscheidungen um eine von den Autoren vorgenommene, rein subjektive Auwahl relevanter markenrechtlicher Entscheidungen ohne Anspruch auf Vollständigkeit handelt.